产品团队完成了一盏很有辨识度的灯。创始人说:“这个设计应该去申请专利。”工程师想到的是铰链结构,设计师想到的是外壳轮廓,营销团队想到的是整体品牌视觉。三个人都可能在说有价值的知识产权,但说的未必是同一种权利。

所以第一步不是立刻申请,而是把产品“新在哪里”拆成功能、外观和来源识别等不同元素,再给每一项匹配可能适用的保护方式。

从产品特征开始,不要从权利名称开始

拿一张产品图,把真正想保护的优势逐项标出来,例如:

  • 新的折叠机构;
  • 外壳的装饰性形状;
  • 表面纹样;
  • logo或产品名称;
  • 控制设备的软件;
  • 包装图形;
  • 保密制造诀窍。

这样可以避免把“专利”当成所有排他权的总称。不同特征可能分别对应实用专利、外观设计专利或注册外观、商标、版权、商业秘密,或者多种权利组合。

美国design patent保护的是装饰性外观,不是抽象产品创意

USPTO将design描述为体现于产品或应用于产品的视觉装饰特征。美国design patent可以围绕产品配置或形状、表面装饰,或者两者组合。图纸极其重要,因为视觉上主张的范围主要由图示界定。

因此,外观申请本质上也在做“范围设计”。如果真正重要的只是产品一部分,虚线等绘图方式可能用于区分主张与不主张的内容。看似很小的绘图决定,未来执行时可能影响很大。

按照USPTO MPEP,对2015年5月13日及以后提交的美国design patent申请,授权后的期限通常为15年,且不像美国utility patent那样需要同类维护费机制。

Utility patent问的是另一套问题

实用专利面向功能性发明。USPTO Patent Essentials说明,美国专利法可涉及新的且有用的过程、机器、制造物或物质组成,但还要满足新颖性、非显而易见性等法定条件。

如果真正商业优势是铰链减少阻力的机制、热控制方法、制造工艺或技术系统,仅有外观保护可能覆盖不了核心功能。反过来,如果唯一“新”的只是视觉外观,仅因为产品“看起来新”就申请utility,也可能找错工具。

很多产品值得同时做功能与外观两条分析。

公开时间会改变申请策略

业务团队很容易在IP决策完成前就公开:官网、众筹、展会、社交媒体、经销商资料都可能形成公开披露。某些法域在特定情况下存在宽限期,另一些法域则严格得多;国际优先权也有时间要求。

安全的运营规则不是背住某一个国家的grace period然后全球套用,而是:只要未来可能需要跨国保护,就在公开前做一次filing review。

建议保留公开日志:日期、对象、展示了什么、是否有保密义务。

外观设计权具有地域性

WIPO Industrial Designs FAQ说得很直接:外观设计权是地域性的,并不存在一项覆盖全球的单一industrial design right。通常要针对重要国家或地区取得保护,只是区域和国际申请机制可以简化流程。

海牙体系允许符合条件的申请人通过一份国际申请指定多个参加法域。但每个指定缔约方仍会按照自身法律进行实质审查,并可能在本地区拒绝保护。一套申请入口,并不等于全世界使用一套审查标准。

因此预算问题不应只问“能不能国际申请”,而要问“哪些市场值得指定,以及各地仍会审什么”。

先做市场地图,再做国家清单

按商业理由排序:

  1. 产品真正会产生重要销售的地区;
  2. 主要竞争者制造或销售的地区;
  3. 被复制后会造成实质损失的地区;
  4. 实际可以有效执行权利的地区;
  5. 申请成本与商业机会相匹配的地区。

再叠加制造地点与上市日期。国家越多并不自动越专业,大量低价值申请可能只是吃掉本可用于关键市场的预算。

一个产品例子:一把椅子至少有四个IP问题

假设一把椅子拥有非常独特的靠背、新的免工具锁定机构、醒目的品牌标识以及定制产品摄影。

靠背视觉可能需要design patent或注册外观分析;锁定机构如果满足条件,可能需要utility patent分析;品牌标识属于商标策略;摄影和图形则涉及版权。

任何一项申请都不能替代其他三项。越早做这张权利地图,团队越容易协调图纸、技术披露、命名、摄影和上市时间,而不是公开后才发现彼此冲突。

申请前要搜索,但搜索结果也有边界

在先技术和外观搜索可以发现较早公开内容与拥挤领域。WIPO和各国知识产权局都提供相应数据库。搜索结果能帮助调整范围和预算。

但一次简单图片搜索不是法律clearance。数据库覆盖有限,分类方式会影响结果,还可能存在未公开申请,不同权利的判断标准也不同。最好记录数据库、关键词、分类和搜索日期,让未来审查人知道当时到底查过什么。

一页pre-filing决策表

给律师或申请服务机构之前,至少整理:

  • 产品名称和版本;
  • 发明人/设计师及雇佣或转让文件;
  • 认为新的功能特征;
  • 认为有特色的装饰特征;
  • 首次公开与计划上市日期;
  • 目标销售与制造国家;
  • 已知竞争产品和已做搜索;
  • 是否需要utility、design、trademark、copyright或trade secret分析;
  • 预算与产品商业寿命;
  • 谁负责申请、继续与放弃决策。

这样,“帮我保护这个产品”才能变成一份真正可执行的IP任务书。

最实用的原则是:**保护商业优势,而不是保护词汇。**客户因为外观购买,就认真研究外观设计权;技术性能来自新机制,就研究功能专利;识别度来自品牌,就做商标;能长期保持秘密的know-how,则考虑商业秘密控制。

本文仅为一般信息,不构成法律意见。专利和外观设计的客体、新颖性、公开影响、所有权、申请期限与执行均高度依赖法域。在重要市场公开或提交申请之前,应取得合格专利/外观设计专业人士的当地意见。

提交申请之前,就把所有权链协调好

申请文件本身很强,如果所有权记录混乱,最后也可能变成很弱的商业资产。先确认谁完成设计或发明、当时由谁雇佣或委托、有哪些转让义务、最终应由哪个实体持有或申请。跨公司共同开发、外部设计师以及公司成立前由创始人完成的成果尤其需要检查。

不要等融资、授权或维权时才补。清楚的权利链会让尽调、资产转让和许可简单得多;临时追签文件不仅拖交易,还可能把“到底转让了什么”的历史分歧翻出来。

Sources

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